L’enregistrement de sa marque auprès de l’office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) ou auprès de l’office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) est crucial pour la protection de l’identité de l’entreprise.
D’apparence simple et peu couteuse, la procédure de dépôt comporte toutefois quelques pièges aux conséquences financières parfois importantes.
Le recours à un avocat spécialisé, souvent négligé, peut donc s’évérer utile. Nous reprenons ci-dessous les grandes étapes de la procédure d’enregistrement.
La recherche d’antériorité qui peut notamment s’effectuer grâce aux informations reprises sur le site de l’OBPI est primordiale et devra être réalisée avec attention par le déposant ou par son conseil.
Cette recherche permet en effet de valider les différentes étapes du dépôt, de l’enregistrement et même d’assurer la protection future d’une marque.
Au moment du dépôt de la marque
Lors du dépôt d’une marque devant l’office du Benelux ou devant l’EUIPO, certains motifs de refus sont évalués ex offficio par l’autorité d’enregistrement : il s’agit des motifs de refus absolus. La marque déposée passe alors le test de validité absolue.
Parmi les motifs de refus absolus, on retrouvera des signes qui ne sont pas distinctifs, qui font partie du langage courant (usuels) ou encore qui sont contraires aux bonnes mœurs ou trompeurs pour le public.
Si le signe déposé ne contrevient pas à ces motifs de refus absolus, la marque sera « pré-validée » par l’autorité d’enregistrement.
Un éventuel opposant disposera alors d’un délai de deux mois pour soulever un motif de refus relatif.
Au moment de son enregistrement
La disponibilité du signe à déposer est un motif relatif de refus qui n’est évalué par l’autorité d’enregistrement qu’à la suite d’une opposition qui serait formée par le titulaire d’une marque antérieure. Cette opposition doit se faire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’enregistrement. La marque passe alors le test de la validité relative.
Le test de validité relative, réalisé par l’office (OBPI ou EUIPO), consiste à procéder à l’examen suivant :
- si les produits ou services sont identiques et si les signes sont identiques (double identité) (= protection de base avec atteinte à la fonction présumée) ; ou
- si, à défaut d’une double identité, il existe néanmoins dans l’esprit du public pertinent un risque de confusion, en raison d’une double similitude, ou d’une identité combinée à une similitude (le risque de confusion s’appréciant de manière globale et résultant de similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles) (= protection de base avec atteinte à la fonction à prouver) ; ou
- lorsque les produits ou services sont différents, et lorsque le signe antérieur correspond à une marque renommée, si, dans l’esprit du public pertinent il y a un risque d’association entre les signes eux-mêmes, du fait de leurs similitudes, qui est de nature à causer au signe antérieur un risque de dilution ou de ternissement ou de parasitisme, et qu’il n’y a pas de juste motif en faveur du candidat à la protection (= protection élargie).
Si une marque passe le test de validité relative, l’opposant ne peut alors pas empêcher son enregistrement.
Il existe en parallèle ou a postériori à cette procédure d’opposition, une possibilité pour un concurrent d’avoir directement recours aux cours et tribunaux afin qu’un juge statue sur le litige opposant les deux marques et annule la marque portant atteinte à une marque antérieure.
A l’occasion d’un éventuel recours en annulation
Les offices s’occupent du contentieux de l’enregistrement et analysent, comme décrit aux points précédents, les motifs absolus et relatifs de validité d’une marque.
Une marque qui passe ce stade de contentieux n’empêche pas le titulaire d’une marque qui s’estime lésé par son enregistrement d’agir en annulation de la marque devant un tribunal.
Dans ce cas, il s’agira de défendre les intérêts de la marque. La recherche d’antériorité précédant le dépôt peut alors être d’une grande aide face aux arguments de part adverse. Les examens réalisés par les offices seront également un appui supplémentaire lors des débats.
La préparation minutieuse du dépôt et la recherche préalable d’antériorité sont donc essentielles à la création d’une marque sans tracas.