La Cour de cassation a rendu, le 6 mars 2020, un intéressant arrêt rappelant certains principes en matière de contrefaçon de marques Benelux.

Le litige opposait Caterpillar et une société de droit luxembourgeois. La première reprochait à la seconde de porter atteinte à sa marque « Cat » en commercialisant des produits sous le signe « Tigercat ».

Il s’agit donc d’un cas de contrefaçon visé à l’article 2.20.1 (b) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle qui permet au titulaire d’une marque d’interdire l’usage « d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de lu similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».

La Cour d’appel de Liège avait jugé la contrefaçon établie et la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi par l’entreprise contrefaisante.

L’un des griefs invoqués visait la décision de la Cour d’appel quant à la similarité entre les produits.

Le moyen était tiré du principe de spécialité de la marque. Selon le demandeur, « le titulaire de la marque ne peut interdire l’usage d’un signe similaire à celui qu’il a enregistré en tant que marque que dans la mesure où le signe litigieux est utilisé pour la commercialisation de produits ou de services similaires ou identiques à ceux pour lesquels il a obtenu l’exclusivité grâce au dépôt de sa marque et de son enregistrement ». En conséquence, « afin de respecter la règle de spécialité et la règle de territorialité des marques, l’arrêt attaqué aurait dû opérer la comparaison entre, d’une par les produits couverts par les enregistrements de la défenderesse et, d’autre part les machines forestières commercialisées par la demanderesse ».

En clair, selon le demandeur en cassation, la protection conférée par l’enregistrement ne porte que sur les produits pour lesquels elle est enregistrée (et, en définitive, le secteur d’activités pour lesquels ils sont destinés), plutôt que sur les produits pour lesquels elle est effectivement utilisée.

La Cour d’appel avait considéré, au sujet de la similitude entre les produits, qu’« il ne peut être contesté que Carterpillar et Tigercat vendent des produits similaires, de par leur nature, leur aspect extérieur et le marché auquel ils sont destinés ».

D’une part, les conceptions techniques et aspects extérieurs des machines-outils commercialisées par les parties sont similaires, y compris dans la couleur (Tigercat se défendait d’avoir choisi arbitrairement la couleur jaune, arguant qu’il s’agissait d’un impératif de sécurité).

D’autre part, le marché concerné est similaire. La Cour valide ainsi le raisonnement de Caterpillar selon lequel « il existe de la sorte un chevauchement entre les publics concernés par les produits pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées ou utilisées ». Selon la Cour d’appel, il ne fait pas de doute que « les produits sont concurrents, la circonstance que Caterpillar fabrique et commercialise des engins de génie civil autres que ceux destinés à un travail en forêt n’est pas de nature à rendre marginale la similitude des machines vendues sous le signe « Tigercat » de celle de la gamme spécifique de Caterpillar ».

Les produits concernés sont donc similaires, de même que les signes en cause, et le risque de confusion a été jugé établi.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi diligenté par la société luxembourgeoise.

Après avoir rappelé le principe de l’article 2.20.1 de la CBPI, la Cour de cassation fonde son raisonnement sur l’enseignement de l’arrêt C-39/97 de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 septembre 1998.

La Cour de justice avait décidé que « pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services » et que « ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ».

La Cour de cassation déduit principalement des termes « en particulier » utilisés par la Cour de justice que cette liste de facteurs n’est qu’indicative, le juge devant apprécier la similitude entre les produits en cause « en tenant compte des facteurs qu’il estime pertinents ».

Partant, selon la Cour, « la circonstance que l’enregistrement de la marque ne mentionne pas que les produits couverts sont utilisés dans un secteur d’activités identique à celui dans lequel sont utilisés les produits commercialisés par le tiers n’implique pas en soi qu’il n’existerait aucune similitude entre ces produits ».

En conséquence, le « chevauchement entre les publics concernés » tel que relevé par la Cour d’appel, couplé en l’espèce aux similitudes d’aspect des produits suffit à considérer que les produits sont similaires.